PROTOCOLO DE ARMONIZACION DE NORMAS SOBRE PROPIEDAD
INTELECTUAL EN EL MERCOSUR EN MATERIA DE MARCAS
INDICACIONES DE PROCEDENCIA Y DENOMINACIONES DE ORIGEN
Aprobado/a por: Ley Nº 17.052 de 14/12/1998 artículo 1.
Los Gobiernos de la República Argentina, la República Federativa del
Brasil, la República del Paraguay la República Oriental del Uruguay;
Deseando reducir las distorsiones y los impedimentos al comercio y a la
circulación de bienes y servicios en el territorio de los Estados Partes
del Tratado de Asunción;
Reconociendo la necesidad de promover una protección efectiva y adecuada a
los derechos de propiedad intelectual en materia de marcas, indicaciones
de procedencia y denominaciones de origen y garantizar que el ejercicio de
tales derechos no represente en sí mismo una barrera al comercio legítimo;
Reconociendo la necesidad de establecer para tales fines reglas y
principios que sirvan para orientar la acción administrativa, legislativa
y judicial de cada Estado Parte en el reconocimiento y aplicación de los
derechos de propiedad intelectual en materia de marcas, indicaciones de
procedencia y denominaciones de origen;
Concordando que tales reglas y principios deben conformarse a las normas
fijadas en los instrumentos multilaterales existentes a nivel
internacional, en particular el Convenio de París para la Protección de la
Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo de 1967) y el Acuerdo sobre los
Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, firmado el
15 de abril de 1994 como anexo al Acuerdo que establece la Organización
Mundial del Comercio, negociado en el ámbito de la Ronda Uruguay del GATT.
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1
Naturaleza y alcance de las obligaciones
Los Estados Partes garantizarán una protección efectiva a la propiedad
intelectual en materia de marcas, indicaciones de procedencia y
denominaciones de origen, asegurando al menos la protección que deriva de
los principios y normas enunciados en este Protocolo.
Podrán, sin embargo, conceder una protección más amplia, siempre que no
sea incompatible con las normas y principios de los Tratados mencionados
en este Protocolo.
Artículo 2
Vigencia de las obligaciones internacionales
1) Los Estados Partes se obligan a observar las normas y principios de la
Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Acta de
Estocolmo de 1967) y el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (1994), anexo al Acuerdo de
creación de la Organización Mundial de Comercio (1994).
2) Ninguna disposición del presente Protocolo afectará las obligaciones
de los Estados Partes resultantes de la Convención de París para la
Protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo de 1967) o del
Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (1994).
Artículo 3
Tratamiento Nacional
Cada Estado Parte concederá a los nacionales de los demás Estados Partes
un tratamiento no menos favorable que el que concede a sus propios
nacionales en cuanto a la protección y ejercicio de los derechos de
propiedad intelectual en materia de marcas, indicaciones de procedencia y
denominaciones de origen.
Artículo 4
Dispensa de legalización
1) Los Estados Partes procurarán, en la medida de lo posible, dispensar
la legalización de documentos y de firmas en los procedimientos relativos
a propiedad intelectual en materia de marcas, indicaciones de procedencia
y denominaciones de origen.
2) Los Estados Partes procurarán, en la medida de lo posible, dispensar
la presentación de traducciones juradas o legalizadas en los
procedimientos relativos a la propiedad intelectual en materia de marcas,
indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, cuando los
documentos originales estuviesen en idioma español o portugués.
3) Los Estados Partes podrán exigir una traducción jurada o legalizada
cuando ello fuese indispensable en caso de litigio en la vía
administrativa o judicial.
MARCAS
Artículo 5
Definición de marca
1) Los Estados Partes reconocerán como marca para efectos de su registro
cualquier signo que sea susceptible de distinguir en el comercio productos
o servicios.
2) Cualquier Estado Parte podrá exigir, como condición de registro, que
el signo sea visualmente perceptible.
3) Los Estados Partes protegerán las marcas de servicios y las marcas
colectivas y podrán igualmente, prever protección para las marcas de
certificación.
4) La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse
no será, en ningún caso, obstáculo para el registro de la marca.
Artículo 6
Signos Considerados como Marcas
1) Las marcas podrán consistir, entre otros, en palabras de fantasía,
nombres, seudónimos, lemas comerciales, letras, cifras, monogramas,
figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampas, orlas, líneas y franjas,
combinaciones y disposiciones de colores, y la forma de los productos, de
sus envases o acondicionamientos, o de los medios o locales de expendio de
los productos o servicios.
2) Las marcas podrán consistir en indicaciones geográficas nacionales o
extranjeras, siempre que no constituyan indicaciones de procedencia o una
denominación de origen conforme con la definición dada en los Artículos 19
y 20 de este Protocolo.
Artículo 7
De las Disposiciones del Registro
Podrán solicitar el registro de una marca las personas físicas o
jurídicas de derecho público o de derecho privado que tengan un legítimo
interés.
Artículo 8
Prelación para el registro de una marca
Tendrá prelación en la obtención del registro de una marca aquel que
primero lo solicitara, salvo que ese derecho sea reclamado por un tercero
que la haya usado de forma pública, pacífica y de buena fe, en cualquier
Estado Parte, durante un plazo mínimo de seis meses, siempre que al
formular su impugnación solicite el registro de la marca.
Artículo 9
Marcas irregistrables
1) Los Estados Partes prohibirán el registro, entre otros, de signos
descriptivos o genéricamente empleados para designar los productos o
servicios o tipos de productos o servicios que la marca distingue, o que
constituya indicación de procedencia o denominación de origen.
2) También prohibirán el registro, entre otros, de signos engañosos,
contrarios a la moral o al orden público, ofensivos a las personas vivas o
muertas o a los credos; constituídos por símbolos nacionales de cualquier
País; susceptibles de sugerir falsamente vinculación con personas vivas o
muertas o con símbolos nacionales de cualquier país, o atentatorios de su
valor o respetabilidad.
3) Los Estados Partes denegarán las solicitudes de registro de marcas que
comprobadamente afecten derechos de terceros y declararán nulos los
registros de marcas solicitados de mala fe que afecten comprobadamente
derechos de terceros.
4) Los Estados Partes prohibirán en particular el registro de un signo
que imite o reproduzca, en todo o en parte, una marca que el solicitante
evidentemente no podía desconocer como perteneciente a un titular
establecido o domiciliado en cualquier de los Estados Partes y susceptible
de causar confusión o asociación.
5) El Artículo 6 bis de la Convención de París para la protección de la
Propiedad Industrial se aplicará mutatis mutandis, a los servicios. Para
determinar la notoriedad de la marca en el sentido de la citada
disposición, se tomará en cuenta el conocimiento del signo en el sector de
mercado pertinente, inclusive el conocimiento en el Estado Parte en que se
reclama la protección, adquirido por el efecto de una publicidad del
signo.
6) Los Estados Partes asegurarán en su territorio la protección de las
marcas de los nacionales de los Estados Partes que hayan alcanzado un
grado de conocimiento excepcional contra su reproducción o imitación, en
cualquier ramo de actividad, siempre que haya posibilidad de perjuicio.
Artículo 10
Plazo de Registro y Renovación
1) La vigencia del registro de una marca vencerá a los 10 años contados
desde la fecha de su concesión en el respectivo Estado Parte.
2) El plazo de vigencia del registro podrá ser prorrogado por períodos
iguales y sucesivos de diez años, contados desde la fecha de vencimiento
precedente.
3) Los Estados Partes se comprometen a cumplir, como mínimo, con lo
establecido en el Artículo 5 bis de la Convención de París para la
Protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo 1967).
4) En ocasión de la prórroga no se podrá introducir ninguna modificación
en la marca, ni tampoco la ampliación de la lista de productos o servicios
cubiertos por el registro.
5) A efectos de la prórroga de un registro de marca, ningún Estado Parte
podrá:
a) realizar un examen de fondo del registro,
b) llamar a oposiciones o admitirlas,
c) exigir que la marca esté en uso.
d) exigir que la marca se haya registrado o prorrogado en algún otro
país u oficina regional.
Artículo 11
Derechos Conferidos por el registro
El registro de una marca conferirá a su titular el derecho de uso
exclusivo, y de impedir a cualquier tercero realizar sin su
consentimiento, entre otros, los siguientes actos: uso en el comercio de
un signo idéntico o similar a la marca para cualesquiera productos o
servicios cuando tal uso pudiese crear confusión o un riesgo de asociación
con el titular del registro; o un daño económico o comercial injusto por
razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de la
marca, o de un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca o de su
titular.
Artículo 12
Uso por Terceros de Ciertas Indicaciones
El registro de una marca no conferirá el derecho de prohibir que un
tercero use, entre otras, las siguientes indicaciones, siempre que tal uso
se haga de buena fe y no sea capaz de causar confusión sobre la
procedencia empresarial de los productos o servicios:
a) su nombre o dirección, o los de sus establecimientos mercantiles;
b) indicaciones o informaciones sobre la disponibilidad, utilización,
aplicación o compatibilidad de sus productos o servicios, en
particular con relación a piezas de recambio o accesorios.
Artículo 13
Agotamiento del derecho
El registro de una marca no podrá impedir la libre circulación de los
productos marcados, introducidos legítimamente en el comercio por el
titular o con la autorización del mismo. Los Estados Parte se comprometen
a prever en sus respectivas legislaciones medidas que establezcan el
Agotamiento del Derecho conferido por el registro.
Artículo 14
Nulidad del Registro y Prohibición de Uso
1) A pedido de cualquier persona interesada, y previa audiencia del
titular del registro de la marca, la autoridad nacional competente del
Estado Parte declarará la nulidad de ese registro si él se efectuó en
contravención con alguna de las prohibiciones previstas en los Artículos 8
y 9.
2) Cuando las causales de nulidad sólo se dieran con respecto a uno o
algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue
registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o
servicios, y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la
marca.
3) Los Estados Partes podrán establecer un plazo de prescripción para la
acción de nulidad.
4) La acción de nulidad no prescribirá cuando el registro se hubiese
obtenido de mala fe.
Artículo 15
Cancelación del registro por falta de uso de la marca
1) Los Estados Partes en los cuales está prevista la obligación de uso de
la marca, a pedido de cualquier persona interesada, y previa audiencia del
titular del registro de la marca, la autoridad nacional competente podrá
cancelar el registro de una marca cuando ésta no se hubiese usado en
ninguno de los Estados Partes durante los cinco años precedentes a la
fecha a en que se inicie la acción de cancelación. El pedido de
cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde
la fecha de registro de la marca. No se cancelará el registro cuando
existieran motivos que la autoridad nacional competente considere
justifican la falta de uso.
2) Los Estados Partes en los cuales está prevista la obligación de uso de
la marca podrán prever la caducidad parcial del registro cuando la falta
de uso solo afectara a alguno o algunos de los productos o servicios
distinguidos por la marca.
Artículo 16
Uso de la marca
1) Los Estados Partes, en los cuales está prevista la obligación de uso
de la marca, establecen que los criterios para la obligación de uso de la
marca serán fijados de común acuerdo por los órganos nacionales
competentes.
2) El uso de la marca en cualquiera de los Estados Partes bastará para
evitar la cancelación del registro que se hubiese pedido en alguno de
ellos.
3) La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular de
la marca.
Artículo 17
Impugnación de pedido de registro y de registros
Los Estados Partes se comprometen a prever un procedimiento
administrativo de oposición a las solicitudes de registro de marca.
También se comprometen a establecer un procedimiento administrativo de
nulidad de registro.
Artículo 18
Clasificación de productos y servicios
Los Estados Partes que no usen la Clasificación Internacional de
Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por
Acuerdo de Niza de 1957, ni sus revisiones y actualizaciones vigentes, se
comprometen a adoptar las medidas necesarias a efectos de su aplicación.
DE LAS INDICACIONES Y PROCEDENCIA Y LAS
DENOMINACIONES DE ORIGEN
Artículo 19
Obligación de protección y definiciones
1) Los Estados Partes se comprometen a proteger recíprocamente sus
indicaciones de procedencia y sus denominaciones de origen.
2) Se considera indicación de procedencia el nombre geográfico del país,
ciudad, región o localidad de su territorio, que sea conocido como centro
de extracción, producción o fabricación de determinado producto o de
prestación de determinado servicio.
3) Se considera denominación de origen el nombre geográfico de país,
ciudad, región o localidad de su territorio, que designe productos o
servicios cuyas cualidades o características se deben exclusiva o
esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales y humanos.
Artículo 20
Prohibición de registro como marca
Las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen previstas
en los incisos 2 y 3 supra no serán registradas como marcas.
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 21
Los Estados Partes otorgarán protección a las variedades de plantas y de
otras obtenciones vegetales mediante patentes, o un sistema sui-géneris, o
cualquier otro sistema resultante de la combinación de ambos.
Artículo 22
Los Estados Partes implementarán medidas efectivas para reprimir la
producción en el comercio de productos piratas o falsificados.
Artículo 23
Los Estados Partes establecerán cooperación en el sentido de examinar y
dirimir dificultades inherentes a la circulación de bienes y servicios en
el Mercosur, resultantes de cuestiones relativas a la propiedad
intelectual.
Artículo 24
Los Estados Partes se comprometen a realizar esfuerzos en el sentido de
concluir, a la mayor brevedad, acuerdos adicionales sobre patentes de
invención, modelos de utilidad, diseños industriales, derechos de autor y
conexos, y otras materias relativas a la propiedad intelectual.
Artículo 25
Las controversias que surgieren entre los Estados Partes en relación a la
aplicación, interpretación o incumplimiento de las disposiciones
contenidas en el presente Protocolo serán resueltas mediante negociaciones
diplomáticas directas.
Si mediante tales negociaciones no se llegara a un acuerdo o si esa
controversia fuera solucionada solo en parte, se aplicarán los
procedimientos previstos en el sistema de solución de controversias
vigente en el MERCOSUR.
Artículo 26
El presente Protocolo, parte integrante del Tratado de Asunción, entrará
en vigor, para los dos primeros Estados que lo ratifiquen treinta días
después del depósito del segundo instrumento de ratificación.
Para los demás signatarios entrará en vigor a los treinta días del
depósito de los respectivos instrumentos de ratificación en el orden en
que fueron depositados.
Artículo 27
La adhesión de un Estado al Tratado de Asunción implicará ipso jure la
adhesión al presente Protocolo.
Artículo 28
El Gobierno de la República del Paraguay será el depositario del presente
Protocolo, y de los instrumentos de ratificación y enviará copias
debidamente autenticadas de los mismos a los Gobiernos de los demás
Estados Partes.
El Gobierno de la República del Paraguay notificará a los Gobiernos de
los demás Estados Partes la fecha de entrada en vigor del presente
Protocolo y la fecha de depósito de los instrumentos de ratificación.
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